Применение законодательства,

регулирующего вопросы интеллектуальной собственности *

(по материалам дел, рассмотренных Арбитражным судом Свердловской области,

кассационной и надзорной инстанциями в 2000-2001гг.)

1. При принятии решения о взыскании суммы лицензионных платежей суд исходил из того, что так как лицензионным договором не предусмотрен срок, в течение которого ответчик обязан оплатить истцу плату за использование патента - обязательство по оплате лицензионных платежей ответчик обязан был исполнить в течение семи дней с даты, до которой он обязан был сдать в налоговую инспекцию годовой отчет о своей хозяйственно-финансовой деятельности (ст.314 ГК РФ). Данный вывод суда основан на том, что объем, и стоимость ежегодно выпускаемой продукции ответчик определял при подведении итогов работы за год. Отчет о своей хозяйственно-финансовой деятельности за год ответчик обязан был сдать в налоговую инспекцию до 1 апреля года следующего за отчетным.

Арбитражным судом Свердловской области рассмотрено дело по иску ООО ИВПАПТ-Экология к ООО НПФ “Эраконд” о взыскании суммы неоплаченных ответчиком лицензионных платежей за 1997, 1998 и 1999гг. и процентов за пользование чужими денежными средствами.

28 апреля 1996г. между истцом и ответчиком был заключен лицензионный договор. Указанный договор сторонами был зарегистрирован в Комитете РФ по патентам и товарным знакам.

На основании п.2.1 данного договора истец предоставил ответчику лицензию на использование изобретения по патенту РФ. В соответствии с п.7.4 договора в редакции дополнения к лицензионному договору ответчик принял на себя обязательство за использование патента уплачивать истцу ежегодно сумму равную стоимости 35% выпускаемой продукции по ценам реализации. Как видно из представленных отчетов за 1997, 1998 и 1999гг. выручка ответчика от продажи товаров в 1997г. составила 859000рублей (в новом масштабе цен), в 1998г. составила 1848000руб. и в 1999г. составила 3736000руб. Следовательно, ответчик обязан был уплатить истцу плату за использование патента: в 1997г. в сумме 300650руб., в 1998г. в сумме 646800руб., и в 1999г. - 1307600руб.

Договором № 6 от 28 апреля 1996г. не предусмотрен срок, в течение которого ответчик обязан оплатить истцу плату за использование патента. Поэтому суд исходит из того, что обязательство по оплате истцу платы за использование патента ответчик обязан был исполнить в течение семи дней с даты, до которой он обязан был сдать в налоговую инспекцию годовой отчет о своей хозяйственно финансовой деятельности (ст.314 ГК РФ). Данный вывод суда основан на том, что объем и стоимость ежегодно выпускаемой продукции ответчик определял при подведении итогов работы за год. Отчет о своей хозяйственно-финансовой деятельности за год ответчик обязан был сдать в налоговую инспекцию до 1 апреля года следующего за отчетным.

Следовательно, обязательство по перечислению истцу платы за использование патента ответчик обязан был исполнить: за 1997г. до 7 апреля 1998г., за 1998г. - до 7 апреля 1999г., за 1999г. - до 7 апреля 2000г.

Обязательство по уплате истцу платы за использование патента ответчиком исполнено частично путем передачи истцу в марте 1998г. продукции на сумму 54000руб. Факт передачи ответчиком истцу в марте 1998г. продукции на сумму 54000руб. подтверждается первичными документами и истцом не оспаривается.

Доказательств уплаты истцу платы за использование патента в сумме 2145750руб. (2199750руб. - 54000руб.) ответчик суду не представил.

Следовательно, исковые требования заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в сумме 2145750руб. на основании ст.ст. 307, 309 ГК РФ и 13 Патентного закона РФ.

2. Передача имущественных прав и использование программ для ЭВМ осуществляется на основании договора с правообладателем, в котором определяется объем и способы использования программы для ЭВМ: порядок выплаты и размер вознаграждения.

Арбитражным судом Свердловской области рассмотрено дело по иску ООО “Урал-центр” к ОАО “Малышевское рудоуправление” о взыскании суммы вознаграждения за переданное право на использование программы для ЭВМ по договорам. По истечении указанных в договорах сроков оплата за использование программ для ЭВМ не произведена.

П.36 договора предусматривает возможность ежемесячного пересмотра цен прейскуранта на использование программ для ЭВМ в случае несвоевременной оплаты вознаграждения.

В соответствии с этим условием истцом предъявлены счета для оплаты по договору, однако прейскуранты, по которым произведен новый расчет, суду не представлены, в связи с чем суммы превышающие размер вознаграждения по договору предъявлены необоснованно.

В соответствии со ст.ст. 11, 14 Закона РФ “О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных” передача имущественных прав и использование программ для ЭВМ осуществляется на основании договора с правообладателем, в котором определяется объем и способы использования программы для ЭВМ: порядок выплаты и размер вознаграждения.

С учетом изложенного вознаграждение подлежит взысканию в пользу истца в установленном договорами размере.

3. В качестве вклада в имущество акционерного общества может быть принято право пользования объектом ноу-хау, передаваемое обществу. (Постановление ФАС Уральского округа № ФО9-2041/01-АК от 3.09.2001г.).

ЗАО обратилось в арбитражный суд с иском к региональному отделению ФКЦБ о признании недействительным распоряжения, которым обществу было отказано в государственной регистрации эмиссии ценных бумаг в связи с нарушением законодательства РФ.

Удовлетворяя исковые требования, арбитражный суд первой инстанции исходил из неправомерности действий ответчика.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в иске, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что оплата уставного “ноу-хау” производиться не может, так как “ноу-хау” не может быть вкладом (необходима передача прав, имеющих денежную оценку).

Вывод арбитражного суда апелляционной инстанции является ошибочным, исходя из следующего.

Согласно п.п. 2, 3 ст.34 ФЗ “Об акционерных обществах” оплата акций и других ценных бумаг общества может производиться... имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты определяется договором о создании общества, таким же образом производится денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций.

В совместном постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 02.04.1997г. № 6/8 “О некоторых вопросах применения ФЗ “Об акционерных обществах” указано, что в качестве вклада в имущество общества может быть принято право пользования объектом “ноу-хау”, передаваемого обществу (п.17).

Из материалов дела видно, что истцу фактически передано право пользования “ноу-хау” подтвержденное свидетельством (патентом). Оценка объекта интеллектуальной собственности - “ноу-хау” применяемых в производстве оптических устройств на 24.10.2000г. в денежном выражении составляет 161820руб. (л.д.38-53), а право пользования им 100000руб.

Таким образом, вышеназванное распоряжение ЧРО ФКЦБ основано на редакционной неточности определения права пользования объектом “ноу-хау” в учредительных документах истца.

Доказательств ненадлежащей оценки объекта интеллектуальной собственности - “ноу-хау” и права пользования им региональным отделением ФКЦБ РФ, в нарушение ст.53 АПК РФ не представлено.

Кроме того, отказ в регистрации выпуска акций, в соответствии со ст.21 ФЗ от 22.04.1996г. № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” является основанием для обращения Челябинского регионального отделения ФКЦБ РФ в суд с иском о ликвидации общества.

Исходя из ст.61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано в связи с допущенными при его создании нарушениями закона, только если эти нарушения носят неустранимый характер. Поскольку оснований для отказа в регистрации у контролирующего органа не было. При таких обстоятельствах постановление апелляционной инстанции отменено. Решение суда 1 инстанции оставлено в силе.

4. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Имеющееся звуковое сходство одного из элементов товарного знака истца и обозначенчия, применяемого ответчиком, не позволяет сделать вывод о сходности этого обозначения с товарным знаком истца до степени смешения.

Арбитражным судом Свердловской области рассмотрено дело по иску ООО Международное туристическое агентство “Виста” к ООО Туркомпания “Монтана Виста” с требованием обязать ответчика прекратить нарушение исключительного права истца на знак обслуживания, выразившееся в использовании ответчиком охраняемого элемента, входящего в зарегистрированный товарный знак истца - словесного обозначения “Виста” (буквами русского алфавита) путем удаления спорного обозначения с официальных документов ответчика, из его фирменного наименования и рекламной продукции (визитных карточек, буклетов, вывесок, объявленный в СМИ).

Судом первой инстанции в удовлетворении иска отказано по следующим основаниям. Истцом заявлены требования о прекращении нарушений его исключительного права на товарный знак (знак обслуживания). Согласно п.2 ст.4 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров” нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Из предъявленных исковых требований и материалов дела явствует, что ответчик не применял в своей деятельности товарного знака истца, не вводил в оборот товаров, обозначенных этим знаком, и не использовал в сфере оказания туристических услуг обозначения, тождественного товарному знаку истца, Нарушение же своих прав владельца товарного знака истец усматривает в использовании ответчиком в своем наименовании, буклете и рекламе обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным на имя истца товарным знаком.

Наличие фактов нарушения исключительных прав истца в том виде, на который указывает истец: в виде использования ответчиком сходного с товарным знаком истца обозначения

- в фирменном наименовании ответчика,

- договорах,

- рекламной продукции: визитных карточках, буклетах, вывесках, объявлениях в СМИ, их в полном объеме не доказано.

Правовой охране подлежит зарегистрированный товарный знак. В соответствии со ст.9 названного Закона приоритет товарного знака устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство заявки, удовлетворяющей установленным этим законом требования. В данном случае право истца на товарный знак, содержащий текст “Виста-Тур”, выполненный буквами русского алфавита, зарегистрировано 10.02.2000г. (с приоритетом с 01.04.99г.), в то время, как юридическое лицо с фирменным наименованием “Монтана Виста” зарегистрировано в установленном законом порядке 07.07.98г., т.е. за 9 месяцев до регистрации истцом товарного знака, на нарушение которого он ссылается, и которого на момент регистрации наименования ответчика - не существовало, и, следовательно, используемые в указанный период (до регистрации нового товарного знака) бланки, буклеты (один из которых, выпущенный в 1998г. и приложен к данному иску) с указанием наименования ответчика, прав истца, на которые он ссылается - вообще не нарушают.

Фирменные бланки, бланки договоров, вывески, на которые ссылается истец - суду вообще не представлены. Текст доверенности представителя ответчика выполнен также не на фирменном бланке, а в компьютерном исполнении.

Таким образом, в обоснование заявленных требований суду фактически представлены лишь рекламные объявления ответчика в СМИ, в которых ответчик использует свое обозначение “Монтана Виста”.

В соответствии с п.14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. Председателем Роспатента 29.11.95г., зарегистрированных Минюстом России 08.12.95г. № 989, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение товарного знака № 184501 и обозначения, применяемого ответчиком, позволяет установить, что в обозначении ответчика используется один из словесных элементов товарного знака истца - слово “Виста”, выполненное буквами русского алфавита.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Исходя из признаков, определенных п.14.4.2.2 “Правил составления, подачи и рассмотрения заявки”: наличие совпадающих звуков, звукосочетаний, наличие совпадающих слогов, число слогов, общее зрительное впечатление, вид штрифтов, графическое написание, смысл понятий, заложенных в обозначение, совпадение элементов, на которые падает логическое ударение и т.д., сходства исследуемых обозначений - не усматривается.

Данные выводы полностью соответствуют выводам экспертного заключения, согласно которому в ходе исследования выявлено отсутствие сходства изобразительных элементов спорных обозначений, а также при исследовании в совокупности звукового и смыслового сходства установлено отсутствие сходства до степени смешения словесного обозначения, используемого в товарном знаке с обозначением, используемым ответчиком, поскольку признано, что доминирующим элементом в обозначении товарного знака является слово “VISTA/ВИСТА”, в то время, как в обозначении ответчика логическое ударение и смысловую нагрузку несет слово “Монтана”, длина которого к тому же превышает длину спорного элемента “Виста” и которое придает словосочетанию “Монтана-Виста” иное смысловое значение, чем то, которое имеет сочетание “Виста-Тур”.

Таким образом, и по звучанию, и по смысловой нагрузке обозначение ответчика ассоциируется именно со словесным элементом “Монтана”, резко отличающим используемое им обозначение от товарного знака истца, и даже имеющееся звуковое сходство одного из элементов товарного знака истца и обозначения, применяемого ответчиком, не позволяет сделать вывод о сходности этого обозначения с товарным знаком истца до степени смешения.

При указанных обстоятельствах основания для удовлетворения заявленных требований - отсутствуют.

5. Регистрация товарного знака не дает прав его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака. (Постановление ФАС Уральского округа № ФО9-1074/01-ГК от 10.07.2001г.).

ОАО обратилось в арбитражный суд с иском к производственному предприятию о взыскании убытков, возникших в связи с использованием товарного знака и пресечении действий, нарушающих право интеллектуальной собственности: о понуждении ответчика удалить с товара, выпускаемого последним товарного знака, прекратить выпуск приборов времени с товарным знаком, а также опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации.

Из материалов дела следует, что Государственным комитетом по изобретениям и открытиям СССР на основании свидетельств за ОАО зарегистрировано исключительное право владельца и приоритет на товарные знаки.

Согласно ст.1 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” (далее - Закон о товарных знаках) товарных знак - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Использованием товарного знака считается применение его товарах и (или) упаковке, для которых он зарегистрирован, в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках и т.д. (ст.22 Закона о товарных знаках). Нарушением прав владельца на товарный знак признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров (п.2 ст.4 Закона о товарных знаках).

В силу п.1 ст.46 Закона о товарных знаках нарушением законодательства по товарным знакам и основанием для применения мер ответственности является несанкционированное использование товарного знака другим хозяйствующим субъектом, противоречащее положениям п.2 ст.4 этого Закона.

В материалах дела отсутствуют сведения, подтверждающие такое использование товарного знака истца ответчиком.

Суд апелляционной инстанции таким нарушением считает несанкционированное введение в хозяйственный оборот изделий с его товарными знаками, но под другим наименованием, поскольку никто не вправе распоряжаться товарным знаком его владельца, т.е. заменять его на другое наименование, выдавая продукцию за свою.

Однако, из материалов дела видно, что ответчик приобретал у истца часы по договору купли-продажи для их дальнейшей художественной переделки и создания нового товара - подарочных и сувенирных часов с декоративным покрытием на корпусе.

Согласно ст.23 закона о товарных знаках регистрация товарного знака не дает прав его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака.

Истец, продав часовые механизмы, ввел их в хозяйственный оборот под своим товарным знаком и, следовательно, при этом исчерпал свои права. Поэтому продажа часов с декоративной доработкой, т.е. нового товара с маркировкой часового механизма товарным знаком его изготовителя и указанием в паспорте изделия, как изготовителя нового товара, так и изготовителя механизма не нарушает исключительного права на товарные знаки истца.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения исковых требований не имелось.

6. Затраты по подключению к сети “Интернет” не относятся к нематериальным активам, т.к. в результате пользования “Интернет” у пользователя не возникает права на объекты интеллектуальной собственности. (Постановление ФАС Уральского округа № ФО9-183/01-АК от 14.02.2001г.).

ОАО обратилось в арбитражный суд к ИМНС с иском о признании недействительным решения в части использования льгот по налогу на прибыль на сумму расходов по подключению к сети “Интернет”

Как следует из материалов дела затраты истца на подключение к сети “Интернет” носят долгосрочный характер, поэтому обоснованно учтены для расчета льготы по налогу на прибыль, предусмотренной подпунктом “а” п.1 ст.6 Закона РФ “О налоге на прибыль предприятий и организаций”. Довод ИМНС относительно принадлежности затрат по подключению к сети “Интернет” к нематериальным активам судом кассационной инстанции во внимание не принят, т.к. в результате пользования “Интернет” у истца не возникает права на объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, отсутствуют соответствующие нормативные документы, согласно которым услуги “Интернет” относились бы к нематериальным активам. Решение налогового органа правомерно признано недействительным в части взыскания на прибыль в связи с использованием льгот по налогу на прибыль на сумму расходов по подключению к сети “Интернет”.

7. В иске о запрете использования товарного знака в рекламе, деловых отношениях, реализации продукции, или иного введения в хозоборот, отказано правомерно, т.к. ответчик использует свое фирменное наименование. (Постановление ФАС Уральского округа № ФО9-1427/01-ГК).

ЗАО “Элкаб” обратилось в арбитражный суд с иском к ООО “Элкаб” в лице Екатеринбургского филиала ООО “Элкаб” о признании исключительного права на товарный знак, наименование общества и обязании ответчика исключить из своего наименования словесное обозначение чужого товарного знака. Судом первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Из материалов дела следует, что ЗАО “Элкаб” является владельцем товарного знака (знака обслуживания) на основании свидетельства № 180765 со словесным обозначением “Элкаб”, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 14.10.99г. Свидетельство удостоверяет исключительное право владельца и приоритет на товарный знак с 06.03.98г.

Согласно ст.1 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” (далее - Закон о товарных знаках) товарных знак - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Использованием товарного знака считается применение его товарах и (или) упаковке, для которых он зарегистрирован, в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках и т.д. (ст.22 Закона о товарных знаках). Нарушением прав владельца на товарный знак признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров (п.2 ст.4 Закона о товарных знаках).

В силу п.1 ст.46 Закона о товарных знаках нарушением законодательства по товарным знакам и основанием для применения мер ответственности является несанкционированное использование товарного знака другим хозяйствующим субъектом, противоречащее положениям п.2 ст.4 этого Закона.

В материалах дела отсутствуют сведения, подтверждающие такое использование товарного знака истца ответчиком.

Имеющееся слово “Элкаб” в фирменном наименовании ответчика является частью фирменного наименования общества. Согласно п.1 ст.54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. В соответствии с п.4 ст.54 ГК РФ юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование.

Согласно п.2 ст.87, п.2 ст.96 ГК РФ, п.1 ст.4 ФЗ “Об акционерных общества”, п.1 ст.4 ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” фирменное наименование общества должно содержать указание на его организационно-правовую форму и тип общества.

ООО “Предприятие “Элкаб” зарегистрировано в форме общества с ограниченной ответственностью 30.10.96г. регистрационный № 001531, т.е. использует свое фирменное наименование и в силу ст.138 ГК РФ имеет исключительное право на свое фирменное наименование, как объект интеллектуальной собственности.

При таких обстоятельствах суд правомерно отказал истцу в удовлетворении исковых требований.

8. Составление программы телевидения не может относиться к интеллектуальной собственности, потому что объектами такой собственности являются сами телевизионные передачи, а не расписание об их выходе. (Постановление ФАС Уральского округа № ФО9-170/97-ГК от 27.03.197г.).

ЗАО обратилось в арбитражный суд с иском о запрещении публикации программы телепередач и взыскании компенсации с издательско-полиграфического предприятия. Решением суда первой инстанции в иске отказано.

Как следует из материалов дела, согласно договору № 224 от 03.01.96г. ЗАО “Общественное Российское телевидение” предоставило истцу исключительное право распространения адаптированного к печати расписания недельной программы телепередач “Общественное Российское телевидение”. Этим же договором истцу предоставлено право заключать договоры на предоставление расписания программы телепередач.

В соответствии со ст.6 Закона РФ “Об авторском праве и смежных правах” авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющихся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения.

Телепрограмма “ОРТ” является совокупностью сообщений о фактах и событиях информационного характера.

Составление программы телевидения не может относиться к интеллектуальной собственности, потому что объектами такой собственности являются сами телевизионные передачи, а не расписание об их выходе.

Поэтому публикация расписания телепрограмм в газете “Информационный вестник” не нарушает прав ЗАО и тем более “ОРТ”.

Кроме того, требования ЗАО по ограничению доступа ответчика к печатанию телепрограмм противоречит ст.25 Закона РФ “О средствах массовой информации” от 27.12.91г. из которого следует, что воспрепятствование осуществляемому на законном основании распространению продукции средств массовой информации со стороны должностных лиц, учреждений и организаций не допускается.

Такое ограничение ущемляет права читателей и подписчиков газет на получение информации о работе ЗАО “ОРТ” и осуществляемых ею телепередач.

На основании изложенного решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

9. Для определения различия или сходства до степени смешения какого-либо обозначения с товарным знаком необходимо назначение экспертизы. (Постановление ФАС Уральского округа № ФО9-1211/01-ГК от 31.07.2001г.).

ЗАО “Аргументы и факты” госква обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО “Республика” г.Ижевск об обязании прекратить нарушения исключительных прав на товарный знак “АИФ” и использование товарного знака “АиФ” в логотипе товара.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. Постановлением апелляционной инстанции решение суда отменено, в удовлетворении иска отказано.

Как видно из материалов дела, в соответствии со свидетельством № 156411 от 22.09.97г. ЗАО “Аргументы и факты” является владельцем зарегистрированного товарного знака “АиФ”. Свидетельство удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак и приоритет последнего для товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе для печатной продукции, с 10.04.97г.

Согласно ст.4 Закона РФ от 23.09.92г. № 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другим лицам. Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввод. предложения к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Исходя из положений названной статьи закона, истец полагает, что ответчик - ЗАО “Республика”, нарушает его права на товарный знак, так как занимается распространением газеты “АИФ Удмуртии”, название которой в качестве составной части включает товарный знак истца, то есть является обозначением, сходным с его товарным знаком до степени смешения.

Для определения различия или сходства до степени смешения названного обозначения с товарным знаком судом первой инстанции назначена экспертиза, на основании оценки которой (ст.68 АПК РФ) принято решение.

В заключении экспертизы, произведенной по поручению суда, отделом теории и практики охраны интеллектуальной собственности Федерального института промышленной собственности, содержатся выводы о том, что обозначение “АИФ Удмуртии” может рассматриваться как сходное до степени смешения с обозначением “АИФ”, зарегистрированным в качестве товарного знака. Вывод сделан по результатам сопоставительного графического фонетического и семантического смыслового анализа и свидетельствует о том, что обозначение АИФ Удмуртии” может ассоциироваться в сознании потребителей с обозначением “АИФ”, несмотря на отдельные отличия данных обозначений.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о нарушении исключительного права на товарный знак правомерен, соответствует нормам п.2 ст.4 Закона о товарных знаках, п.14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания в редакции приказа Роспатента от 19.12.97г. № 212.

Отменяя решение, суд апелляционной инстанции исходил из того, что для применения п.2 ст.4 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” необходимо доказать наличие четырех условий: факта регистрации товарного знака; наличие на изготовляемой ответчиком продукции товарного знака либо знака, сходного с зарегистрированным до степени смешения; однородность товаров на которых используются эти знаки. По мнению суда, доказательства несанкционированного использования не представлены.

В обоснование этого вывода положены следующие обстоятельства.

ЗАО “Республика”, госква, разрешило АО “Республика”, г.Ижевск, выпуск газеты УИФ в Удмуртии” с 1992г. Эта газета печаталась в составе каждого номера газеты “Аргументы и факты” на госпредприятии “Ижевский полиграфический комбинат” и оплачивалась ответчиком. В 1993г. газета была зарегистрирована как самостоятельное СМИ с названием “АИФ Удмуртии”. Следовательно, по мнению суда апелляционной инстанции, газета выпускается с согласия ЗАО “Аргументы и факты”, госква, полученного до регистрации товарного знака, в связи с чем нельзя сделать однозначный вывод о наличии несанкционированного использования.

Данное суждение со ссылкой на ст.23 Закона “О товарных знаках” противоречит как нормам данного Закона, согласно которому (ст.2) правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в установленном порядке, так и материалам дела, не подтверждающим исчерпание прав, основанных на регистрации товарного знака.

Письмо факультета социологии и философии Удмуртского государственного университета не устанавливает различия либо сходства обозначения с товарным знаком в соответствии с требованиями п.14.4.2 Правил, в связи с этим не может служить основанием для переоценки обстоятельств, установленных судом первой инстанции.

Ошибочен вывод апелляционной инстанции относительно отсутствия признака однородности продукции с обозначением, сходным до степени смешения продукции с товарным знаком.

Данный вывод противоречит материалам дела: имеющиеся в деле доказательства подтверждают использование сходного с товарным знаком обозначения на однородной продукции - газетах.

В связи с изложенным, постановление апелляционной инстанции подлежит отмене, решение суда первой инстанции - оставлению в силе.

10. В соответствии со ст.483 ГК РСФСР, действовавшего в момент создания произведения, авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания в научной или иной организации, принадлежит автору произведения.

Частью 2 ст.483 Кодекса предусмотрено, что порядок использования организацией такого произведения и случаи выплаты вознаграждения автору устанавливаются специальным законодательством.

Следовательно факт создания произведения в порядке выполнения служебного задания влечет лишь право организации на использование такого произведения и ограничивает право автора на использование данного произведения без согласия организации (Постановление Президиума ВАС РФ № 295/00 от 18.04.2000г.).

ОАО “Уральские самоцветы” обратилось в Арбитражный суд госквы с иском к ООО “Косметическое объединение “Свобода” о защите исключительного права на товарный знак “Фтородент - Ftorodent”, зарегистрированный на его имя по свидетельству от 06.03.98г. № 162143 с приоритетом от 23.12.96г. и об опубликовании судебного решения.

ОАО “Свобода” предъявило встречный иск о запрете истцу воспроизводить при производстве концерном зубной пасты дизайн-макет художественного оформления упаковки зубной пасты “Фтородент”, авторское право на который принадлежит ему.

Решением от 04.06.99г. в удовлетворении первоначального иска отказано со ссылкой на отсутствие оснований для правовой охраны товарного знака, поскольку регистрация его признана недействительной Апелляционной палатой Роспатента.

Встречный иск удовлетворен: ОАО “Уральские самоцветы” запрещено воспроизводить дизайн-макет художественного оформления упаковки зубной пасты “Фтородент” как в целом, так и в виде его фрагмента - слова “Фтородент”.

Постановлением апелляционной инстанции от 09.08.99г. решение оставлено без изменения.

В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ предлагается судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, общество “Уральские самоцветы” не явилось в заседание арбитражного суда. Истец не заявил о рассмотрении дела без его участия, но в телеграмме, поступившей в суд 03.06.99, ходатайствовало об отложении слушания дела. Однако суд рассмотрел спор по существу заявленного требования без участия истца, поэтому судебные акты по первоначальному иску подлежат отмене.

Судебные акты по иску ОАО “Свобода” о защите авторских прав на дизайн-макет художественного оформления упаковки зубной пасты “Фтородент” приняты по неполно исследованным обстоятельствам.

Из материалов дела следует, что в 1979г. сотрудником московского производственного объединения косметической промышленности “Свобода” художником Солдатовым А.К. был создан дизайн-макет художественного оформления упаковки зубной пасты “Фтородент”. Произведение графики было создано художником в порядке выполнения служебного задания, поэтому ОАО “Свобода” как правопреемник МПОКП “Свобода” полагало, что вправе запретить ответчику воспроизводить этот дизайн-макет как в целом, так и в виде указанного фрагмента - слова “Фтородент”.

Арбитражный суд установил, что ответчик при изготовлении зубной пасты воспроизводит дизайн-макет, авторское право на который принадлежит истцу, в связи с чем принял решение об удовлетворении встречного иска.

Однако суд не учел, что в соответствии со статьей 483 ГК РСФСР, действовавшего в момент создания произведения, авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания в научной или иной организации, принадлежит автору произведения.

Ч.2 ст.483 Кодекса предусмотрено, что порядок использования организацией такого произведения и случаи выплаты вознаграждения автору устанавливаются специальным законодательством.

Следовательно, факт создания произведения в порядке выполнения служебного задания влечет лишь право организации на использование такого произведения и ограничивает право автора на использование данного произведения без согласия организации.

В связи с этим истец, претендующий на авторское право на дизайн-макет, должен был доказать, что это авторское право на законных основаниях перешло к нему от автора - Солдатова А.К. и является исключительным, а поэтому позволяет истцу согласно ст.49 Закона РФ “Об авторском праве и смежных правах” требовать прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Кроме того, установив, что созданный художником Солдатовым А.К. дизайн-макет является произведением, которое охраняется в силу его создания, независимо от назначения, достоинства и способа выражения, суд счел возможным распространить охрану не только на произведение промышленной графики в целом (дизайн-макет), но и на его фрагменты. При этом в резолютивной части решения фрагментом графического произведения названо слово “Фтородент” без указания на характер графического оформления указанного слова.

П.п. 1, 3 ст.6 Закона РФ “Об авторском праве и смежных правах” установлено, что под объектом авторского права понимается только такая часть произведения, которая является результатом творческой деятельности и может использоваться самостоятельно. Вопрос о соответствии названного фрагмента этим требованиям судом не исследовался. Доказательств того, что слово “Фтородент” как название зубной пасты придумано самим художником, в материалах дела нет. Вопрос о возможности признания фрагментом графического произведения словесного элемента, являющегося названием зубной пасты (слово “Фтородент”), без учета его оригинального графического исполнения, судом также не изучался.

Вместе с тем в заключении экспертизы, назначенной судом, содержится вывод о том, что лишь некоторые элементы дизайн-макета сами по себе являются произведением искусства. Слово “Фтородент”, а также его графическое исполнение (прямой шрифт, темно-синий цвет) не являются, по мнению экспертов, результатом творчества, поэтому не могут считаться произведением изобразительного искусства.

Хотя искусствоведческая экспертиза по делу была поручена судом Российскому институту интеллектуальной собственности, не являющемуся экспертным учреждением, и проведена не искусствоведами, а юристами, указанные выводы экспертов вопреки требованиям ст.68 АПК РФ не были исследованы в заседании арбитражного суда и не оценены им.

При несогласии с отдельными выводами экспертов суду следовало назначить повторную экспертизу, поручив ее проведение другому эксперту, либо обосновать свою позицию другими доказательствами.

Содержащийся в решении суда вывод об использовании ответчиком дизайн-макета, созданного художником Солдатовым А.К., ничем не обоснован.

В судебных актах не указано, какие конкретно действия общества “Уральские самоцветы” расцениваются судом как использование произведения, не установлена форма и способ использования его. Однако в резолютивной части решения суд запретил такую форму использования как воспроизведение. Доказательство, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах (о воспроизведении произведения в целом либо его фрагмента на том или ином материальном носителе), в решении не приведено.

Вместе с тем, в материалах дела в качестве вещественных доказательств представлена туба зубной пасты “Фтородент”, изготовленная ОАО “Уральские самоцветы”, во внешней отделке которой, по мнению истца, воспроизводится его дизайн-макет, а также представлены картонные футляры для пасты. При этом последние вообще не были предметом исследования экспертов и суда.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 187-189 АПК РФ, Президиум ВАС РФ постановил решение от 04.06.99г., постановление апелляционной инстанции от 09.08.99 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда.

Материал подготовлен ведущим специалистом отдела обобщения судебно-арбитражной практики Арбитражного суда Свердловской области Шулеповой Т.И.


 

* Материал опубликован в журнале Арбитражная практика №9/2002.С.56-64.